海外收购专利IP风险全扫描

风险管理的要义告诉我们，预测风险或分析风险事件，如专利投融资风险或侵权风险，一项基本任务就是以系统理论和方法分析其所有的归因因素，即风险因素。因此，所谓专利知识产权（IP）风险系统识别，实则指专利IP风险及其风险因素的系统识别。

专利IP风险系统识别方法，包括但不限于以战略性尽职调查引领专利IP风险识别、系统识别法、运用风险（因素）识别传统工具和循证实践等方法。

（一）以战略性尽职调查引领专利风险识别

专利IP风险反映在法律上，就是要对专利权属瑕疵风险、地域性风险、时间性风险、侵权风险和诉讼或争议风险，从外国法（东道国法）、国际法（含双边或多边国际条约、协定）和冲突法的角度，进行识别。

为了防止专利IP风险管理“只见树木、不见森林”，收购方或受托之中介在专利IP风险识别阶段之初，就应从战略性尽职调查的高度，即从交易双方行业前景、市场结构、经营战略、管理团队、企业文化和股东支持等方面，查明目标企业专利与以下内容：

1.收购方的产业相关度和战略相关性，以及可能形成的协同效应、叠加效应或其他效应；

2.对收购方在战略、管理、技术和市场整合等方面取得（额外）回报的机会；

3.对收购后的预期战略成效及企业价值增长的影响；

4.收购后新的管理和技术团队运用这些专利实现新战略目标的可能性。

战略性尽职调查的技术要点是掌握收购的战略目标和商业目标，在专利等IP方面要达到的商业目的和未来的商业计划，弄清楚从此次交易中获得何种专利资产、对这些资产如何使用以及实现何种战略和商业目的。

为此，应首先从这四个方面进行专利IP风险识别，关注专利IP风险对实现并购战略目标可能的影响。这种以战略性尽职调查引领专利IP风险识别的方法，能使专利IP风险的识别更具有针对性，更“高屋建瓴”，从而保证专利IP风险管理更富有成效。

（二）系统识别法

系统识别法的核心要点是将认识对象当作一个系统，然后将这个系统按一定的标准和分类方法，以周延的逻辑分解为相互关联而又各自独立的几个方面或者几个子系统，再对每个方面或子系统可能存在的风险与风险因素逐一识别。以此为基础，再从投资目标或商业目标的高度进行整体分析，识别各种风险和风险因素的性质和程度（级别）。

海外收购专利资产该如何系统地识别专利IP风险和相关风险因素？本文认为，应当从宏观和微观两个层面进行系统识别：宏观上，以“七要素识别法”，即从国别、行业、收购方式、组织形式与上市地、主营业务、采购和销售行为发生地、企业管理行为七个方面，获得这类项目IP风险及相关风险因素的整体性、专业性认识；微观方面，从前文介绍的海外收购专利有关IP可能的八个风险（因素）源，针对收购的专利资产，逐一“扫描”，锁定每一项具体的专利资产可能的（重大）风险，进而识别其可能的（主要）风险因素。

运用“七要素识别法”，需要并且可以帮助收购方掌握一些基础背景知识。例如，依国别—目标企业所在地识别。在专利转让方面，有的国家会限制敏感技术对国外的转让，这些限制性规定可以归结为权属限制转让。所以，一定要弄清楚目标地国有关专利IP权属限制转让的法律规定。依国别识别专利IP风险的另一层含义是，在执行力度弱的司法管辖区里，有关IP侵权的风险就高，反之亦然。这与其他大多数法律风险的规律相反。因此，到法治不健全的国家投资收购专利，要特别注意防范IP侵权风险。

再如，依行业识别。不同行业有不同级别的法律监管和法律风险环境。全球企业法律顾问协会联合“全球律师”等机构于2004年在美国和欧盟进行的一项调查显示，医药和生物技术行业不仅涉及基本消费产品，一般监管非常严格，而且资本要求高，大量涉及IP风险，在法律风险因素行业排名中，高居第一。准确地说，“该行业的产品绝大多数被吸入或植入人体，参与人体代谢，因此，医药和生物行业的专利技术投资者，必须全面、准确地查清东道国相关的政策、法律和标准及其制定机制和程序。”

又如，主营业务对专利等IP的依赖程度。“信息、航天、新材料、新能源和生物技术等高新技术类企业，其主营业务严重依赖专利等IP及其研发，例如微软信息、辉瑞制药，相应的IP风险因素包括专利、商标、著作权的权属状况、保护程度、使用方式及其研发活动的性质与组织形式、管理方式等，都是重大风险因素。”

在以上七要素中，企业管理行为对专利IP风险有着重要的直接影响。专利方面的企业管理行为，涉及专利的价值管理、目标管理、权属管理和风险管理，以及相应的管理机构、制度、策略、方法和实际运作等方面的内容。因此，在“七要素识别法”的分析框架下，从收购方或目标企业管理行为识别专利等IP风险，还可以设计一些亚层次的IP风险及其相关风险因素分析框架，如从IP管理制度、组织结构、奖（激）励机制、工作环境、团队因素、个人因素和任务因素等方面，设计分析框架，以利于进行更深入的专利风险和相关风险因素的系统识别。

（三）运用风险（因素）识别传统工具和循证实践

操作上，以上要素识别和风险（因素）源“扫描”的系统方法，可以与风险例举、清单和流程图、风险指数等识别工具，以及“企业财务报表、资产负债表、会计准则、财务制度、与关联公司的专利交易合同”，如专利使用许可合同等，结合起来进行审查，从而对目标企业的专利风险形成更准确的专业认识。

在使用相关识别工具时，建议根据并购项目的具体情况，将IP风险和风险因素分为很高、高、中、低和很低五类。这种五分法是国际上风险管理常用的方法，较之国内“高、中、低”或者“核心风险、重要风险和一般风险”三分法的划分，对IP风险与风险因素识别更准确，更利于投资决策者就国别、行业、并购方式、组织形式与上市地、主营业务、采购和销售行为发生地、企业管理行为等所涉IP风险的控制采取应对措施。

需要指出的是，相对于专利IP风险的识别，专利IP风险因素的识别更为复杂，可能涉及到政策、法律、经济、技术、管理、文化、人事、竞争者和其他利益相关人等方面的因素。例如，在本文开头提及的上市甲公司收购乙公司“地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”这一案例中，就受到激励型产业和IP政策的影响。又如，收购方的技术文化和技术管理水平，对收购后专利资产能否以及如何得到有效利用有着直接影响。因此，要准确识别一个特定投资项目专利IP风险可能涉及的风险因素，应当在战略性尽职调查引领的系统识别的宏观和微观分析框架下，运用循证实践观察大量案例，总结成败因素。这可能是最佳途径。[!--empirenews.page--]

方法上，以证据为基础的实践有三种途径：一是在国际层面对同类案例，尤其是相关司法案例进行系统回顾；二是运用统计（学）调查方法审查专利收购失败案例的归因因素；三是从技术、经济和商业目标的角度，直接观察、分析这个特定收购案例可能涉及的法律上的权利、义务和责任的各种相关资料。这就需要依靠专业人士（团队）的专业积累。

在专利IP风险方面，基于循证实践的专业积累包括：（1）建立类型化的专利IP风险，形成固有的风险因素联系，如按技术种类（如生物医药专利），分别从法律冲突因素、技术因素、管理因素、专利申请瑕疵因素或其他人为因素如第三人侵权等方面建立“风险类型”，形成技术种类化的IP风险及其相关风险因素；（2）经常性的专利分析，包括宏观分析和自由使用分析。针对拟收购专利技术的资产属性，中国企业根据自身技术领域的特点，经常做必要的宏观分析，尽可能早地发现对收购方不利的苗头，获取市场发展导向方面的提示，了解竞争对手的专利及其可能的风险因素，自己应该如何应对，同时确保自己的专利不受侵权，可以自由使用；（3）积累专利IP风险控制方法，如注意许可的范围和许可的类别，专利收购合同特别重视保证与赔偿条款等。

综合运用上述三种方法，以战略性尽职调查为指引，以系统风险（因素）分析方法为依托，以风险（因素）识别工具为技术手段，结合循证实践，分析专利权属状况、交易状况和相关政策、法律文件，通过起草海外收购专利IP法律风险识别报告，完全可能系统识别海外收购专利IP法律风险和相关风险因素。

鉴于法律属性对于专利财产是第一位的，对于专利收购的技术风险和经济风险及其相关风险因素的识别，必须在海外收购专利IP法律风险识别报告的基础上进行。基本方法同样应当是采用上文这样一种“商业目标、系统方法、识别工具和循证实践”的系统识别方法，只不过技术风险识别主要应该交由专利工程师通过专利检索来识别，而经济风险（或商业风险）主要应该交由无形资产交易评估机构来识别；或者，最佳的径路，组织一个由法律、技术和财务专家构成的尽职调查团队。

风险识别是风险管理的基础。海外专利收购中，IP风险取决于专利资产的存在、所有权和控制力、专利的技术价值、经济价值与战略价值、侵犯他人专利的潜在责任和专利技术及其产品IP保护的周延性等风险因素。组建一个由法律、技术和财务专家构成的尽职调查团队，运用“商业目标、系统方法、识别工具和循证实践”的风险（因素）识别方法观察大量案例，对于防止识别目标（企业）专利IP风险出现重大遗漏，确保专利投资商业目标和战略目标的实现，是极为必要的。

[作者系留英博士、中国综合开发研究院（中国脑库）特聘研究员]